作者：王智彥／育德智慧財產事務所 專利師
本文亮點：
未進行專利檢索的風險
未進行專利檢索將面臨的風險有：
- 侵害他人專利權時可能面臨民事上的損害賠償責任並背上抄襲之罵名；及
- 專利申請案難以被核准而產生的時間、金錢成本。
－風險1：侵害他人專利權
提到專利權時，很容易一併聯想到商標權與著作權，因為這三者是最廣為大眾所認識的智慧財產權。雖然前述三者都是智慧財產權，然而，侵害這專利權、商標權與著作權卻面臨不同的法律責任。侵害商標權或著作權有機會負擔民事責任及刑事責任，然而，侵害專利權卻只有民事責任而沒有刑事責任。
我國於民國90年首先廢除專利法中關於侵害發明專利權之刑罰規定，並於民國92年2月修法時，再度廢除侵害新型與設計（舊稱：新式樣）專利權之刑罰，而達到完全的專利除罪化。但是，需要注意的是，侵害專利權所面臨的民事損害賠償責任是非常驚人的，智慧財產法院統計室的資料顯示民事第一審專利訴訟事件判賠金額之比率主要集中於10萬至300萬元，最高可逾10億元(資料來源：李維心、汪漢卿、蔡惠如。智慧財產法院專利訴訟有效性及損害賠償之研究。表37)。
根據專利法第96條第1項至第3項之規定我們可以瞭解到，當侵權人侵害到他人的專利權時，專利權人有權對其請求損害賠償或及對其提出銷毀侵權物品及銷毀從事侵害行為之原料或器具之請求，或請求另為其他必要處置。另外，專利權之專屬被授權人亦得根據專利法第96條第4項之規定為前述任一請求。倘若因又侵害他人專利權之虞至使產品需要下架，所有的生產成本、行銷成本恐將付諸流水。
－風險2：專利申請不被核准的風險高
專利申請案並非一經提起則必然獲准。根據專利法第22條第1項及同條第2項規定可知，倘若發明並不是新穎的(New)，又或者被提交申請的發明是得由所屬技術領域中具有通常知識者(Person Having Ordinary Skill In The Art, 縮寫為「PHOSITA」) 依申請前之先前技術(注意：並不限於是專利文獻)所能輕易完成，則該發明申請案無法取得發明專利，亦即發明必須具有進步性。同樣地，就設計專利申請案而言，根據專利法第122第1條及同條第2項規定，倘若設計不是新的，又或者被提交的設計是得由所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝所能輕易完成，則該設計專利申請案無法取得設計專利。
前述「先前技術」及「先前技藝」是由經濟部智慧財產局的審查委員進行專利檢索得出。當然，專利檢索並不是專利審查委員的專利，申請人也同樣可以自行進行專利檢索。又何謂先前技術(藝)？我們可以以參考專利法逐條釋義對先前技術的定義：
先前技術，指申請前已見於刊物、申請前已公開實施或申請前已為公眾所知悉之技術，涵蓋申請前所有能為公眾得知(available to the public)之資訊，並不限於世界上任何地方、任何語言或任何形式，例如文書、網際網路、口頭或展示等。
專利法逐條釋義，110年6月，頁29
舉例而言，如果您的發明/設計被一位居住在距離台灣非常遙遠的國家，例如烏克蘭或俄羅斯的小孩公開實施過(不一定是專利)，且該公開實施的時間點可以被證明是早於您的專利申請日、又該先前技術(藝)，則您的發明/設計專利申請案將不會獲准。
申請人可以藉由專利檢索在提交專利申請之前先行瞭解是否有相同或近似的先前技術(藝)，倘若沒有先進行專利檢索，則可能會導致專利申請案與先前技術(藝)完全相同或近似或沒有辦法撰寫出申請專利範圍，致使專利申請無法順利獲准，甚至是完全無法獲准。
當專利申請案收到核駁審定時，專利申請人可以選擇提起再審查，如果再審查的結果仍是不予專利審定，則可以選擇在審定書送達後30日內備具理由書提起訴願。倘若申請人仍不服訴願決定，則可以選擇提起行政訴訟。
關於前述再審查部分，再審查直至獲得再審查審定的時間從3個月至半年都有可能，根據專利申請案的內容、請求項數量不同、選擇的事務所不同有不同的收費，提起再審查後，您的專利申請將改由其他審查委員進行審查。
至於前述訴願部分，於訴願階段，智慧財產局的上級機關「經濟部」將會組成經濟部訴願審議委員會審理您的專利申請。提起訴願至獲得訴願決定的時間多為1至5個月，訴願費用部分則因選擇的事務所不同有所不同。
另關於前述行政訴訟部分，行政訴訟之提起，根據選擇的事務所不同有不同的收費，每一審級的收費從數萬至十幾萬元。
專利檢索工具
無論您要進行的專利檢索是自由營運檢索或前案檢索，專利檢索方式都是繁雜、耗時費力且傷財的。況且，要求專利事務所或專利檢索中心在有限的時間與預算內執行完全、完整、沒有任何缺漏的專利檢索行動是不太可能的。因此，筆者建議專利申請人除了委託專利事務所或專利檢索中心進行專利檢索之外亦可自行透過以下專利檢索工具稍微檢索。
－中華民國專利資訊檢索系統
透過中華民國專利資訊檢索系統可以檢索所有中華民國已公開的專利申請案或被公告的專利權。
立即前往：中華民國專利資訊檢索系統
－全球專利檢索系統(GPSS)
透過全球專利檢索系統可以檢索中華民國、美國、日本、歐洲(EPO)、韓國、中國大陸、世界智慧財產權組織(WIPO)已公開的專利申請案或被公告的專利權。詳細的資料範圍可以參考：
立即前往：全球專利檢索系統(GPSS)
－Google Patents
Google Patents 是Google, LLC 旗下的一個專利搜尋引擎，可以檢索的資料包含：已公開的專利申請案或被公告的專利權的相關可公開的專利資訊。
Google Patents 包括來自全球 100 多個專利局的超過 1.2 億份專利出版物，以及在 Google Scholar 和 Google Books 中索引的更多技術文檔和書籍，以及來自現有技術檔案的文檔。目前Google Patents索引來自以下專利局的全文文檔：台灣、美國、歐洲、日本、中國、韓國、世界智慧財產權組織(WIPO)、俄羅斯、德國、英國、加拿大、法國、西班牙、比利時、丹麥、芬蘭、盧森堡、荷蘭、奧地利、澳大利亞、巴西、瑞士。
需要注意的是，Google Patents 的資料並非實時(即時)的資料，並且Google 公司聲明其不能保證其資料庫中完全涵蓋上述所有國家的所有公開資訊。筆者在工作上也確實遇過一些公開文件是Google Patents沒有提供的，尤其是中國知識產權局擁有的專利資訊。
如果您已經掌握想要尋找的目標專利的申請號、證書號、公告號等識別性極強的資訊時，Google Patents 極度簡潔的操作介面與其強大的運算能力可以讓您在極短的時間內找到您要尋找的專利並且去蕪存菁提供多數非專利從業人員、一般民眾最想要知道的資訊，例如：專利權人、分布於世界各國的專利家族、專利權期限、專利權是否仍然有效。除此之外，其簡潔的介面中有著顯眼的「Download PDF」按鈕，非專利從業人員、一般民眾也可以輕易地下載專利公報。
然而，由於Google Patents 並非實時且完整的專利資料庫，筆者建議在進行專利佈局之前可以尋找專利師、專利代理人甚至是當地專利律師憑其專業知識、對當地語言及文化的知識為您使用您所欲申請專利之國家的專利資料庫進行詳細而完整的專利檢索。
立即前往：Google Patent
結論
筆者認為，專利檢索是一門很仰賴經驗及科技的技術。即使是一位具有多年經驗的專利從業人員，也很難保證他的檢索結果完全(甚至八成)正確。由於專利檢索需要大量的人力、物力、時間成本，專利檢索費用通常是高昂的。除此之外，專利事務所或是專利檢索中心通常不會對客戶保證「系爭產品是否有侵權之虞」或「是否完全沒有可據以核駁專利申請案的先前技術(藝)」。
然而，進行專利檢索的目的本非完全確保自己完全不會侵害他人的專利權或是確保自己的專利申請一定可以核准。進行一套正確的專利檢索可以「降低」侵權風險並「提升」專利申請案被核准的機率。
順帶一提，坊間或流傳著「要申請專利、獲得專利，才不會侵權」或「申請專利是為了不侵害到其它人的權利」的說法。然而，完全相信這樣的說法是很危險的，原因請參考：申請專利可以避免侵害他人專利？如果想要大幅降低侵害他人專利權風險，必須要進行專利檢索，而不是申請專利。又專利從業人員多將這種以降低侵權風險為目的而做的專利檢索稱為「自由營運檢索(Freedom to Operate Search, 簡寫為「FTO」)」。
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